注冊商標(biāo)僅在出口商品上使用，算不算商標(biāo)性使用？

將在中國生產(chǎn)標(biāo)注有注冊商標(biāo)的商品出口至其他國家，是否屬于中國商標(biāo)法意義上維持商標(biāo)注冊的有效使用行為？在第5372201號“HANA”商標(biāo)(下稱訴爭商標(biāo))引發(fā)的商標(biāo)權(quán)撤銷糾紛案中，中國與德國兩家英文企業(yè)名稱中分別包含“HANA”與“HAMA”的公司為此展開激辯。日前，北京市高級人民法院作出終審判決，就上述問題給出了答案。

北京市高級人民法院在判決中指出，在中國生產(chǎn)并出口標(biāo)有注冊商標(biāo)的商品至其他國家的行為屬于對注冊商標(biāo)的積極使用行為，注冊商標(biāo)在此過程中發(fā)揮了區(qū)分商品來源的作用，可以認(rèn)定為維持商標(biāo)注冊的有效使用行為。

據(jù)了解，訴爭商標(biāo)由得利洋行香港有限公司(下稱得利公司)于2006年5月24日提交注冊申請，2009年7月28日被核準(zhǔn)注冊使用在第16類的紙、復(fù)印紙(文具)、便條本、信封(文具)、紙張(文具)、文具、鉛筆、文具或家用膠條、鉛筆刀(下統(tǒng)稱涉案商品)及衛(wèi)生紙商品上。

2012年8月2日，德國HAMA股份有限公司(下稱HAMA公司)以訴爭商標(biāo)于2009年8月2日至2012年8月1日期間(下稱指定期間)內(nèi)在核定商品上連續(xù)3年停止使用為由，針對訴爭商標(biāo)向原國家工商行政管理總局商標(biāo)局(下稱原商標(biāo)局)提出撤銷申請。

在商標(biāo)評審階段，得利公司提交了其生產(chǎn)商泰塬實(shí)業(yè)有限公司(下稱泰塬公司)、侯周實(shí)業(yè)香港有限公司(下稱侯周公司)出具的購銷合同、發(fā)票、裝箱單復(fù)印件、航運(yùn)公司出具的提貨單等證據(jù)，用以證明其于指定期間內(nèi)將訴爭商標(biāo)在核定商品上進(jìn)行了真實(shí)、公開、合法的使用。

2013年12月4日，原商標(biāo)局作出決定認(rèn)為，得利公司提供的商標(biāo)使用證據(jù)無效，HAMA公司申請撤銷訴爭商標(biāo)的理由成立，對訴爭商標(biāo)予以撤銷。

得利公司不服原商標(biāo)局作出的上述撤銷決定，于2014年1月9日向原國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會(下稱原商評委)提出復(fù)審申請。

2015年1月23日，原商評委作出復(fù)審決定認(rèn)為，得利公司提交的證據(jù)可以證明其于指定期間內(nèi)在中國生產(chǎn)的涉案商品上使用了訴爭商標(biāo)，屬于中國商標(biāo)法意義上的使用，但不足以證明其于指定期間內(nèi)在核定的衛(wèi)生紙商品上對訴爭商標(biāo)進(jìn)行了商標(biāo)法意義上的使用。據(jù)此，原商評委決定對訴爭商標(biāo)在涉案商品上予以維持，在衛(wèi)生紙商品上予以撤銷。

HAMA公司不服原商評委作出的復(fù)審決定，隨后向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，法院一審判決駁回了其訴訟請求，HAMA公司繼而向北京市高級人民法院提起上訴，主張得利公司提交的證據(jù)雖然可以證明其委托中國生產(chǎn)商加工帶有訴爭商標(biāo)的涉案商品并出口的事實(shí)，但定牌加工不應(yīng)被視為商標(biāo)在中國的使用，訴爭商標(biāo)應(yīng)予撤銷。

北京市高級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，得利公司提交的證據(jù)能夠形成完整的證據(jù)鏈以證明其通過泰塬公司、候周公司于指定期間內(nèi)生產(chǎn)標(biāo)有訴爭商標(biāo)的涉案商品，并將涉案商品出口至新加坡等國家，這種商品生產(chǎn)出口行為與定牌加工模式并不相同，而是屬于對訴爭商標(biāo)的積極使用行為，訴爭商標(biāo)發(fā)揮了區(qū)分商品來源的作用，該行為可以認(rèn)定為維持商標(biāo)注冊的有效使用行為。因此，在案證據(jù)能夠證明訴爭商標(biāo)于指定期間內(nèi)在涉案商品上進(jìn)行了真實(shí)、公開、有效的使用，訴爭商標(biāo)在涉案商品上的注冊應(yīng)予維持。綜上，法院認(rèn)為HAMA公司的上訴理由不能成立，據(jù)此判決駁回上訴，維持一審判決。

在定牌加工的商業(yè)模式下，判斷是否構(gòu)成商標(biāo)性使用，關(guān)鍵在于權(quán)利人是否把商標(biāo)與商品或者服務(wù)一起投入到了中國市場。在典型的定牌加工模式下，中國的企業(yè)只是進(jìn)行生產(chǎn)，商品使用的是銷售所在地國家或地區(qū)的商標(biāo)，生產(chǎn)完畢之后不會在中國市場銷售，直接運(yùn)送至銷售地國家或地區(qū)，相關(guān)商品沒有進(jìn)入中國市場，一般不認(rèn)為屬于商標(biāo)使用行為。該案中，得利公司的商業(yè)行為與中國生產(chǎn)商接受境外委托生產(chǎn)出口委托方品牌商品的定牌模式相比有一定區(qū)別。首先，得利公司出口的商品中使用的是在中國注冊的商標(biāo)，并非銷售地國家或地區(qū)核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)；同時，得利公司委托其他公司生產(chǎn)涉案商品后以該公司的名義出口，說明得利公司在中國已經(jīng)對貨物進(jìn)行了交接，附帶訴爭商標(biāo)的涉案商品已經(jīng)發(fā)生了權(quán)利的轉(zhuǎn)移，已經(jīng)在中國市場中有了交易；此外，中國生產(chǎn)并出口商品的企業(yè)之間存在競爭關(guān)系，國外的交易對象會根據(jù)企業(yè)在中國的商標(biāo)區(qū)分國內(nèi)企業(yè)的商品或者服務(wù)。

綜上，在判斷是否屬于商標(biāo)性使用時，關(guān)鍵在于權(quán)利人是否將商標(biāo)投入到了中國市場、是否用于區(qū)分商品來源，二者缺一不可。如果只具有形式要件，但沒有起到區(qū)分商品來源作用，則不屬于商標(biāo)性使用。國內(nèi)生產(chǎn)并出口的商業(yè)模式應(yīng)該與定牌加工的商業(yè)模式區(qū)別開來，不一定用于出口就不屬于商標(biāo)性使用，需要具體案件具體分析。